[특허, 톡!] 제품개발단계와 디자인출원의 시기

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사

디자인권의 중요성에 대한 인식이 확대되면서 대기업은 물론 개인과 중소기업의 디자인 출원이 증가하고 있다. 디자인 출원 시 부분디자인 등을 활용하여 권리범위를 적절히 확보하는 것도 중요하지만 디자인 출원의 시기를 선택하는 것도 매우 중요한 이슈이다. 특허와 마찬가지로 디자인의 경우에도 출원 전에 동일 또는 유사한 디자인이 공개된 경우에는 등록을 받을 수 없다. 결국 가장 중요한 것은 디자인 출원 전에 해당 디자인이 공개되지 않게 관리하는 것이다.

따라서, 기본적으로 제품의 개발과정 전체에서 프로토타입의 디자인부터 최종 디자인까지 모두 공개가 되지 않도록 관리해야 한다. 특히, 인터넷의 발달로 블로그나 유튜브 등에 디자인을 공개하는 경우가 있는데 이로 인해 디자인 등록을 받을 수 없게 되는 경우가 발생할 수도 있으므로 유의해야 한다.

물론 디자인보호법 제36조에 의하여 공지된 날로부터 1년 이내에 소위 ‘공지예외 주장’을 하면서 출원하는 경우에는 예외적으로 등록이 가능하다. 다만, 이 경우에도 중국과 같이 공지를 특정 박람회 공지로 한정하고 공지예외 주장 가능 기한이 6개월인 경우에는 해외출원이 불가능하거나, 가능하더라도 최초 공개일로부터 6개월 이내에 출원해야 하므로 유의해야 한다. 그러므로 실무상으론 공지예외 주장 조항을 이용하기보다는 출원 전 공개를 하지 않는 것을 추천한다.

한 가지 더 유의해야 하는 것은 특허 출원과 디자인 출원을 모두 진행하는 경우이다. 보통 디자인 출원은 제품의 최종 개발단계에서 제품 스펙이 거의 확정된 경우에 진행되는 것이 일반적이지만, 특허는 제품 개발단계의 초기 또는 중기에도 진행되는 경우가 많다. 특허는 제품의 기능에 초점을 맞추는 경우가 많기 때문에 기능이 동일하면 최종 디자인이 확정되기 전에도 출원이 가능하기 때문이다. 반면, 디자인은 양산성 검증이 완료된 후에야 최종적으로 확정되므로 제품 출시 직전에야 출원이 가능한 상태가 된다.

이와 같이 같은 제품에 대해서 먼저 특허 출원을 한 후 나중에 디자인 출원을 하는 경우에는 선출원된 특허 출원이 공개되기 전에 디자인 출원을 진행하는 것이 중요하다.디자인보호법 제36조 제1항 단서의 규정에 의하여 법률에 의해 출원 공개 또는 등록 공고된 경우에는 공지예외 주장을 할 수 없기 때문이다. 특히, 우선심사를 통한 경우 특허가 출원일로부터 6개월에서 1년 사이에 등록되는 경우도 있으므로 유의할 필요가 있다.

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사