[특허, 톡!] 상표법에 이어 부정경쟁방지법도 상표 선사용자 보호한다

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사

상표 선사용권자를 보호하는 내용을 담은 ‘개정 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’)이 3월 28일 공포되어 9월 29일부터 시행된다. 특허청은 이번 개정 부정경쟁방지법과 관련하여 다음과 같은 사례를 예시하고 있다. 갑이 특허청에 상표등록을 하지 않은 채 A 상표를 사용하여 완구를 판매하였는데, 이후 을이 A 상표와 유사한 상표를 사용하여 완구를 판매하면서 TV광고나 SNS 홍보를 통하여 매출 1위가 되면서 유명해진 후 갑이 을로부터 A 상표를 사용하지 말라는 경고장을 받은 사례이다.

기존 부정경쟁방지법은 선사용권자에 대한 보호규정이 없었기 때문에 법원은 이러한 사례에서 갑에게 선사용권을 인정하지 않았다. 하지만 이는 선의로 상표를 사용하고 있던 선사용자에게 선사용권을 인정하여 보호하는 상표법 제99조와 일치하지 않는다는 점에서 법 개정의 필요성이 지적되곤 했다. 따라서 개정 부정경쟁방지법에서는 선의로 먼저 상표를 사용했다면 뒤늦게 사용된 타인의 상표가 유명해진 경우라도 부정경쟁행위에는 해당하지 않게 된다.

이에 따라 개정 부정경쟁방지법에서 미등록 상표 선사용자에 대한 이슈를 정리하면 다음과 같다. 먼저 미등록 선사용 상표가 유명하지 않은 경우, 제3자의 유사한 상표출원은 부정한 목적이 없는 한 등록될 수 있지만, 선사용자는 상표법상 선사용권에 의해 보호될 수 있다. 제3자가 상표출원은 하지 않았지만, 사용에 의해 유명해진 경우라도 부정경쟁방지법상 선사용권에 의해 역시 보호될 수 있다.

다음으로 미등록 선사용 상표가 유명한 경우, 제3자가 유사한 상표출원을 하게 되면 선사용 상표의 주지성으로 거절된다. 오히려 선사용권자는 뒤늦게라도 자신의 상표를 출원하여 등록할 수 있다. 한편 제3자가 유사한 상표를 사용하는 경우 선사용권자는 상표권 획득 전이라도 부정경쟁방지법을 근거로 제3자의 상표 사용을 중지시킬 수 있다.

이번 개정 부정경쟁방지법의 시행으로 상표법과 함께 선의의 상표 선사용자에 대한 보호가 강화되었다고 볼 수 있다. 하지만 선사용권은 타인에 대한 적극적인 상표 사용금지를 청구할 수 없는 소극적인 권리인 점에서 한계가 있으므로 사업 초기부터 상표출원을 고려하는 것은 여전히 중요하다.

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사