[특허, 톡!] 자신의 상호를 타인이 먼저 상표로 출원했다면

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사

최근 한 고객으로부터 자신의 상호를 타인이 먼저 상표로 출원했다고 연락이 왔다. 프랜차이즈 식당의 주방에서 오랫동안 일했던 고객이 새롭게 식당 창업을 했는데, 한 달도 되지 않아 기존에 일했던 프랜차이즈 식당의 회사 이름으로 자신의 상호가 출원된 것을 확인했다는 것이다. 프랜차이즈 식당에서 고객이 새로운 식당을 창업해서 잘되는 것을 보고 상표를 출원한 것으로 보이는 상황이었다.

이 사안은 사업 초기에 상표가 타인에 의하여 선점된 경우로 선출원주의를 택하고 있는 국내에서 발생할 수 있는 다소 불합리한 상황이다. 이 경우 타인의 상표출원이 나중에 등록되더라도 출원 전부터 선의로 상표를 사용했던 고객은 선사용권으로 상표법상 보호될 수 있다. 다만, 이 경우라도 출원 이후의 프랜차이즈를 통한 영업 확장은 선사용권에 의해 보호될 수 없으므로 타인의 상표출원이 등록되는 것을 막는 것이 여러모로 좋다.

타인의 상표출원이 거절되어야 하는 이유를 심사관에게 제공할 수 있는 절차로는 정보제공과 이의신청이 있다. 심사 중인 경우에는 정보제출서를 내는 ‘정보제공’을 이용할 수 있으며, 심사관이 거절이유를 발견하지 못하여 출원공고결정이 된 경우에는 2개월 이내에 ‘이의신청서’를 제출할 수 있다.

본 사안에서 만약 타인의 상표출원 이전에 상호가 소비자에게 특정인의 출처표시로 인식되고 타인이 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있는 경우에는 상표법 34조 1항 13호를 근거로 정보제공을 할 수 있다. 다만 영업 한 달도 되지 않은 시점에 출원된 것이어서 상표의 주지도를 입증하여야 하고, 주관적 요건인 타인의 부정한 목적을 입증하여야 하는 것도 쉽지 않을 수 있다.

한편 34조 1항 13호 외에 상표 등록여부 결정 시 기준으로 판단하는 34조 1항 9호 및 12호도 고려할 수 있다. 등록여부 결정 시까지 상호가 전국적으로 유명해진 경우라면 34조 1항 9호를 근거로 정보제공이 가능하며, 전국적으로 유명해지지는 않았더라도 일정 지역에서 어느 정도 알려진 경우라면 34조 1항 12호의 수요자 기만을 근거로 하여 정보제공이 가능하다.

정보제공이 성공하면 타인의 모방상표는 거절될 수 있다. 하지만, 정보제공이 실패할 가능성을 고려한다면 사업 초기에 상표출원을 미리 하는 것이 얼마나 중요한지 알 수 있다.

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사