[특허, 톡!] 임시출원 너무 믿으면 안돼②

임시출원을 했다고 특허성 판단 기준이 무조건 임시출원 시로 소급되지 않기 때문에 주의해야 한다. 그 이유를 좀 더 살펴보자.

미국 특허법 35 U.S.C. §119(e)(1)는 임시출원이 우선권의 기초가 되기 위한 요건, 즉 i) 우선권 주장이 존재할 것, ii) 임시출원일로부터 12개월 이내에 출원될 것, iii) 임시출원의 발명자와 적어도 한 명의 발명자가 동일할 것 및 iv) 임시출원에 기술된 발명에 대한 청구항을 적어도 하나 포함할 것을 요건으로 한다.

이때, 요건 iv)와 관련하여, 임시출원에 기술된 발명인지 여부에 대해, 미국 법원은 명확한 기준을 제시하고 있다. “다시 말해, 임시출원의 명세서는 35 U.S.C. § 112 1의 ‘발명의 서술과 그 제조 및 사용 방법을 충분하고 명료하고 간결하며 정확한 용어로’ 제공해야 하며, 통상의 기술자가 정규출원(non-provisional application)에서 주장된 발명을 실제로 실시할 수 있도록 해야 한다” (New Railhead Mfg., L.L.C. v. Vermeer Mfg. Co., 298 F.3d 1290, 1294 (Fed. Cir. 2002)).

▲ [US 5,899,283 대표도]

즉, 정규출원의 클레임 발명이 임시출원에 의해 충분히 기술되어야 할 것인데, 해당 사건에서 법원은 대상특허(US 5,899,283)의 청구항 1에 측정기구의 드릴 비트(102)가 측정기구의 하우징(110)에 대해 기울어져 구비되는 구성이 예비출원에 명시적으로 설명되지 않아 35 U.S.C. §119(e)(1)의 우선권을 향유할 수 없다고 판시하였다. 해당 사건에서 임시출원은 측정 장치의 하우징과 드릴 비트의 2개의 별도의 도면을 제시하였고 드릴 비트가 하우징에 부착된 상태(기울어진 정도)를 개시하지 않은 것으로 보인다.

해당 판결은 애플과 인텔의 분쟁(Apple Inc. v. Int‘l Trade Comm’n, 725 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2013))에서도 인용되는 등 미국 특허분쟁에서 우선일 인정의 기준을 제시하고 있다. 또한, 미국 법원은 특허무효 분쟁에서 우선일이 임시출원일로 소급될 수 있다고 추정되지 않음을 명확히 하였는데, 심사단계에서 우선권의 인정에 대해 실질적인 판단을 받은 바 없는 것이 그 근거 중 하나로 판단되었다(Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc. (Fed. Cir. 2015)). 해당 사건에서 제시한 소위 “Dynamic Drinkware Test”는 애플과 에릭슨의 특허무효 분쟁(IPR 2022-00348)에 인용되는 등 현재까지도 유효하게 작동하고 있다.

결론적으로 임시출원의 장점과 함께 그 리스크를 인지하여 임시출원에 대한 정확한 정책을 수립하여 기업 특허전략에 효용성을 추구하여야 할 것이다.김세윤 아이피리본 대표·변리사