[특허, 톡!] 일부심사등록 디자인의 권리행사 전략

디자인등록출원은 심사등록출원과 일부심사등록출원으로 나뉜다. 일부심사등록출원은 유행성이 강하고 라이프 사이클이 짧은 물품에 대해서 일부 기본적인 요건만을 심사하여 빠르게 등록시켜주는 방식이다. 구법하에서는 실질적으로 창작성 등의 실체심사를 하지 않는다는 이유로 무심사제도라고 불렸는데 일부심사제도로 명칭이 변경되었다.

일부심사등록출원의 대상이 되는 물품은 원래 2류(의류), 5류(직물지) 및 19류(문구류)의 3개류 물품이었는데 2020년 12월 1일자로 1류(식품), 3류(가방·잡화), 9류(포장용기) 및 11류(보석·장신구)의 4개류가 추가되어 총 7개류의 물품이다. 일부심사등록출원의 경우에는 공업상 이용가능성 및 주지형상 대비 창작성만을 심사하고 공지디자인 대비 신규성 및 창작성은 심사하지 않아 심사 시간이 빨라져 약 2주 내지 1달 내외로 등록된다.

다만, 일부심사등록출원으로 등록된 디자인권에 대해서는 디자인일부심사등록 공고일 후 3개월까지 누구든지 이의신청이 가능하다. 공고일 후 3개월이 경과하면 이의신청은 불가하며 이해관계인 또는 심사관이 특허심판원에 무효심판을 청구할 수 있다.

2주에서 한 달 만에 빠르게 등록되므로 제3자의 침해행위가 있는 경우 빠르게 권리행사가 가능하지만 이의신청 가능성을 고려하면 보다 전략적인 권리행사가 필요하다. 실제 필자의 고객은 일부심사등록디자인출원이 등록되자마자 제3자에게 침해 경고를 하였는데 침해 경고를 받은 제3자가 3개월이 넘어가기 전 이의신청을 하여 현재 이의신청절차가 진행 중이다.

이의신청이 제기된다고 하여 디자인권의 권리행사가 불가능한 것은 아니지만 일단 이의신청이 제기되면 그 결과가 나올 때까지 강력한 권리행사를 하기 어려워지는 것이 사실이다. 더욱이 이의신청은 무효심판 대비 대리인 및 관납료가 저렴하고 절차적으로 간편하여 증거가 있다면 이용 가능성이 높은 편이다. 실제 위 사례에서 제3자는 대리인 없이 직접 이의신청서를 제출하였다.

따라서 필자는 일부심사등록 디자인권이라도 공고일 이후 3개월이 경과한 후 경고장을 발송하는 것을 추천하는 편이다. 물론, 너무나 독특한 디자인이라 무효 가능성이 극히 낮고 시급한 권리행사가 필요한 경우라면 등록 직후 권리행사를 할 수 있을 것이다. 하지만 이런 경우가 아니라면 등록 직후 경고장을 발송하는 것은 이의신청절차의 시작으로 초기 권리자의 포지션이 약화되고 이의신청절차가 지연되는 경우 오히려 실질적인 권리행사의 시기가 과도하게 늦어질 수 있다.

가장 좋은 방법은 실제 제품의 판매전 초기 단계에 최대한 빨리 일부심사등록출원을 하여 제품의 판매 시점과 이의신청기간의 경과 시점과의 간극을 최소화하는 것이 아닐까 한다.

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사