[특허, 톡!] 로고작업을 하면 상표등록이 될까

고객이 문자상표에 대해 등록가능성 문의를 했는데, 유사한 선행상표가 있어서 등록이 어렵다고 회신하면, 간혹 고객이 로고 작업을 하면 상표등록이 되는 거 아니냐고 되묻는 경우가 있다. 유사한 문자 상표가 이미 있더라도 로고화를 하면 등록이 된다고 설명을 들은 적이 있다는 거다. 필자는 이런 경우가 제일 곤혹스럽다. 상표의 이론적 지식이 없는 고객에게 자세한 설명을 해야하기 때문이다.

로고화 작업을 하는 경우가 상표 등록 가능성을 높이는 방법 중 하나로 이용될 수 있지만 로고화 작업을 한다고 모두 등록될 수 있는 것은 아니다. 특히, 상표 등록을 원하는 표장이 ‘문자’일 경우 해당 ‘문자’에 대해 이미 유사한 선출원 또는 선등록 상표가 있다면 로고화 작업을 하여도 등록되기 어려운 경우가 대부분이다. 조금 더 풀어서 설명하면 다음과 같다.

예를 들어 고객이 43류에 속하는 ‘커피전문점’에 대하여 ‘MEGA’라는 상호에 대하여 상표출원을 원하는 경우를 생각해보자. 이때, 필자는 손흥민이 광고하고 있는 ‘MEGA COFFEE’의 선등록 상표의 존재를 이유로 등록이 어렵다고 안내를 하게 된다. 이때 간혹 로고화 작업을 하면 등록될 수 있지 않느냐는 질문을 받는데 이 경우 로고화 작업의 유형을 구체적으로 살펴보아야 답변이 가능하다.

먼저, ‘MEGA’라는 글자가 인식될 수 있는 수준의 로고화 작업이다. 이는 글자는 그대로 두고 다른 특이한 도형, 무늬 등을 포함하는 로고를 결합한 경우이거나 글자도 다소 변형이 되었지만 소비자에게 그대로 글자로 인식될 수 있는 수준으로 작업된 경우이다. 이는 소비자가 ‘MEGA’라는 글자가 인식될 수 있는 경우이므로 ‘MEGA’ 부분이 여전히 상표의 주요부로 판단되고 선행상표와 주요부가 유사하여 여전히 등록될 수 없다.

둘째, ‘MEGA’라는 글자가 인식될 수 없는 수준의 로고화 작업이다. 이는 소비자에게 ‘MEGA’라는 글자가 인식될 수 없을 정도로 크게 변형된 로고화 작업이 수행된 경우를 의미한다. 이 경우라면 소비자가 상표를 도안화된 로고로 인식할 수 있을 뿐 ‘MEGA’의 글자로 인식할 수 없으므로 선행상표와 비유사하므로 등록될 수 있다. 그러나 이 경우 도안화된 로고 자체가 상표가 되었으므로 해당 상표가 추후 등록되더라도 ‘MEGA’라는 문자에는 권리를 주장할 수 없는 치명적 한계를 가진다.

첫 번째의 경우 로고화를 해도 등록될 수 없고, 두 번째의 경우도 등록되더라도 ‘MEGA’의 글자에는 권리 주장이 불가능하고, 혹시라도 로고 외에 ‘MEGA’라는 글자를 사용하면 선등록 상표권자의 침해가 성립하니 실익이 적다. 극히 예외적으로 유사한 선행상표는 없지만 ‘문자’가 지정상품의 성질, 원재료 등을 의미하여 그 자체로 식별력이 없는 경우 식별력 있는 로고가 결합되면 등록될 수 있으며 영업적 실익이 있는 경우가 있다. 이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사