[특허,톡!] 실용신안법과 소발명 보호의 한계

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사

가끔 고객으로부터 공지된 기술과 기술적 차별성이 뚜렷하지 않을 때 실용신안을 출원하면 등록받을 수 있는 것 아니냐는 질문을 받는다. 이럴 때 변리사로서 명쾌하게 답변하기는 쉽지 않다. 개인적으로 특허로 진보성이 문제될 발명이라면 실용신안도 등록이 담보되기 어려울 것이라는 보수적인 의견을 제시한다. 이런 이유로 실무상 실용신안제도의 활용은 극히 낮은 실정이다.

실용신안제도는 간단한 개량 발명을 보호하기 위해 도입됐으며 보호 대상이 특허와 달리 ‘물품의 형상·구조 또는 조합’으로 한정되며, 존속기간이 10년으로 특허권의 20년 대비 매우 짧다. 실용신안제도의 유일한 이점은 진보성 판단기준이 “통상의 기술자가 극히 쉽게 고안할 수 없을 것”으로 완화되어 진보성 판단기준이 특허와 대비해 낮은 것이다. 하지만 실무상으로 진보성 판단기준이 특허와 차이가 없어 실질적인 메리트가 거의 없는 실정이다.

실용신안제도의 한계를 보여주는 것으로 설거지용 수세미 장갑 사례가 있다. 설거지용 수세미 장갑은 고무 장갑에 수세미를 부착한 아이디어 제품으로, 2017년 세계여성발명대회 은상을 수상했다. 해당 아이디어는 실용신안으로 출원됐지만 진보성이 부정돼 거절됐다. 이후 유사제품이 난립했고 최초 고안자는 자신의 아이디어에 대한 적절한 보호를 받지 못했다.

특허청은 이러한 제도의 공백을 보완하기 위해 2019년 11월 ‘小발명·아이디어 보호를 위한 공개포럼’을 개최하는 등 실용신안제도의 개선안을 연구하고 있다. 실용신안에 대한 무심사제도 재도입, 진보성 판단기준 완화 외에 별도 소발명 보호를 위한 제도의 도입, 부정경쟁방지법 개정 등 다양한 방법이 논의되고 있다.

필자는 소발명 보호를 위해서 실용신안에 대한 무심사제도의 재도입은 중국과 같이 부실한 권리 양산 및 불필요한 사회적 비용 증가를 초래할 수 있어 바람직하지 않다고 본다. 또한, 소발명 보호를 위해 실용신안을 급격히 개정하는 것도 특허제도의 취지 및 국제법과의 조화 측면에서 신중해야 할 필요가 있다.

소발명 보호는 어느 하나의 제도 개선보다는 실용신안법, 상표법, 디자인보호법 및 부정경쟁방지법을 종합적으로 활용해 보호하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 실용신안의 진보성 판단기준 완화기준 명확화 및 우선심사제도의 확대, 디자인보호법의 부분디자인제도의 활용 강화, 부정경쟁방지법상의 적용 기준 완화 등을 고려할 수 있다.

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사