[특허, 톡!] 공유특허권 분쟁을 예방하려면

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사

공유특허권은 하나의 특허권을 복수의 주체가 공동으로 소유하는 경우를 말한다. 공유특허권은 크게 원시적으로 공동으로 발명하여 공동으로 출원하는 경우 또는 단독으로 발명하였지만 지분 일부를 타인에게 양도하는 경우에 발생한다. 하지만 공유특허권은 무체재산권의 특성으로 실시 및 처분에 있어 특별규정이 적용되므로 유의할 필요가 있다. 두 가지 가상의 사례를 기초로 설명하면 이렇다.

친구 사이인 A와 B는 공동으로 발명 X를 완성하였다. 사업성이 있다고 판단한 B는 A와 상의 없이 단독으로 발명 X를 출원하여 특허권을 획득하였다. B의 사업 성공과 발명 X에 대한 특허권 획득을 인지한 A는 B에게 공유특허권을 주장하였다. 이 경우, B의 특허권은 무권리자의 특허출원에 의한 것이므로 무효이다. 공동으로 발명을 하여 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허를 출원하여야 하며(특허법 44조), 이를 위반한 경우는 무효사유이기 때문이다.

C는 발명 Y를 단독으로 발명하였다. C는 발명 Y를 당장 사업화할 계획이 없었고 특허출원 비용이 부담스러워 친구 D에게 지분 50%를 양도하고, 특허출원 비용을 절반씩 부담하여 공동출원하였다. 특허등록 후 D는 발명 Y를 사업화하여 큰 성공을 거두었다. C는 D에게 특허권으로 얻은 수익의 50%를 요구하였다. 이 경우, 별도의 특약이 없는 한 D는 C에게 수익을 분배할 의무가 없다. 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 특허발명을 실시할 수 있기 때문이다(특허법 99조 3항). 억울함을 느낀 C는 수익화를 위해 제조업체 E를 접촉하여 실시권 설정계약을 시도하였다. 하지만 D는 자신의 동의 없이는 실시권 설정을 할 수 없다고 경고하였다. 이 경우, D의 주장과 같이 C는 D의 동의 없이는 실시권을 설정할 수 없다(특허법 99조 4항). 안타깝게도 C는 D의 동의 없이는 자신의 지분을 타인에게 양도할 수도 없다(특허법 99조 2항).

위와 같은 문제를 해결하기 위해서는 공동출원 시 또는 특허권 양도 시에 특허권 공유와 관련된 세부 계약서를 작성하는 게 좋다. 특히 실시능력이 없는 공유자는 실시능력 있는 타 공유자의 특허발명 실시로 인한 수익을 분배받을 수 있도록 하는 조항을 계약서에 포함할 필요가 있다.이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사